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商标注册才是创业做的第一事

尚法 勤勉 精专 共赢


商标是区别商品来源或服务提供者的可视化标志,一方面能够让消费者迅速识别,另一方面也在其与消费者之间起到良好有效的价值认同的共鸣作用。



杜满清  合伙人

广东金桥百信律师事务所律师


现代商标法起源于1857年法国商标法,历史上第一次提出了注册商标的概念。1885年英国颁布了《商标注册法》对商标注册的程序及保护制度予以明确规定。这一制度改变了仅可以通过使用才能获得权利的局面,在商标发展史上具有里程碑的意义。这一制度相继被美国、日本等国效仿。美国于1870年、德国于1874年、日本于1884年、瑞士于1890年相继颁行了商标法,1982年8月23日我国颁布了《中华人民共和国商标法》,2013年现行《商标法》进行了第三次修正,让商标的注册无论在实质上还是程序上都受到了更好的保护。如今,世界范围内,绝大多数的国家和地区都采用商标注册保护制。注册商标作为一项无形资产并依法受到保护,与我国北宋时期最早出现的“白兔捣药图”商标相比,商标不再是单纯的商业标识,而且还具有更多的法律意义、更丰富的商业价值。



现实生活中,多数企业未足够重视商标注册,创业之初并无意识去花几百元钱申请®️注册商标(R是英文register注册的开头字母代表是合法注册商标),而是使用法律状态不稳定的TM(trademark)商业标识,最后花几万元甚至几百万元的代价还不一定能拿到本该属于自己的商标权利。如果创业者的商标在使用之初不注册,随着知名度越来越大而遭遇商标抢注行为,到底是换个名字,还是漫漫维权,无疑是令众多创业者最头痛的事情。



申请商标是必要的也是紧迫的:

首先,商标未经注册无法成为企业的无形资产,由于权利状态不稳定,也无法进行评估价值。我国《商标法》第四条规定:自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。作为企业的无形资产,必须是有效注册的商标,而且商标必须在核准注册的有效期内,以核定使用的商品及服务为限,时间和地域、种类范围都无权利瑕疵的情况下正确合理使用,商标的价值才会随着产品与服务的提升而增值,日后方可通过转让,品牌授权或质押融资来实现其商标自身价值。


其次,存在潜在的商标被侵权风险。一方面企业在使用商标时,若没有进行商标注册的法律意识,多数情况下则不会检索是否存在相同或近似商标,如此一来,一旦其他商标权人主张其权利受损,则要对其非故意的侵权行为付出金钱或被迫换商标的代价。另一方面,当商标确实非侵权,而是无辜遭遇抢注时,在面对抢注者的侵权控诉,企业则需就在先使用的事实及对方的恶意抢注行为承担举证责任反驳侵权控诉,或者通过行政确权使抢注商标无效,否则不但要面临着侵权赔偿责任,还要应对侵权产品下架带来的与供应商、代理商、经销商的合同违约纠纷;而与被抢注者花费众多时间、精力维权相比,抢注者承担的法律后果无非就是无法取得本该就不属于他的商标,除此之外再无其他损失。不仅如此,抢注者还搭了被抢注者的便车,窃取抢注商标的巨大商誉价值。


再者是商标注册是有核准注册类别的限定要求,一般情况下不支持跨类保护,我国《商标法》五十七条规定在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的; 均属侵犯注册商标专用权。因此如果商标所有人在注册商标时缺乏前瞻性,忽略了类似商品上跨类注册,则其商标很可能在其他类别被抢注,由此会带来商标相同或近似造成消费者混淆、显著性弱化等商标价值的间接损害,也会严重影响被抢注品牌未来在其他商品类别市场上的发展。


最后商标权是分地域保护的,只有在某一个国家或地域经核准注册的商标,才受法律保护,所以国外驰名商标被国内抢注的事件频发,而我国企业要走出国门开拓海外市场,必须在目标国商标注册先行,否则被起诉侵权后要不就是付出高额赔偿换标要不就是无奈退出海外市场。

左边是下文案件中的诉争商标

右边是富邑集团所有的英文商标


在澳大利亚著名葡萄酒庄奔富(Penfolds)与温州商人李道之争夺“奔富”商标一案中,澳大利亚上市公司富邑集团旗下的Penfolds品牌自进入中国市场以来广受消费者喜爱, Penfolds字样也早在2011年于中国成功注册成为商标,但因为市场判断失误,对应的中文商标“奔富”却一直未进行商标注册。2014年便有调查发现中文商标“奔富”已为温州商人李道之先行注册,此时富邑集团则面临着因商标侵权可能需要承担巨额罚款与赔偿的困境。


这不禁让人想起欧洲第一大葡萄酒商的Castel集团长达十年之久的“卡斯特”商标大战。



1998年法国最大葡萄酒生产商Castel以投资建厂形式进驻中国,同年温州五金化工(集团)公司酒类分公司向中国商标局提交了“卡斯特”商标的申请。该商标于2000年通过审核。2009年,“卡斯特”商标所有人李道之向温州中级人民法院起诉Castel及其中国代理商。同样是其中文商标为他人抢注而导致侵权行为的发生,Castel集团最终是赔了夫人又折兵,争夺商标失败后迫于无奈更名为“卡思黛乐”,同时赔偿对方50万元人民币。


遗憾的是,富邑集团是第二个Castel集团。自2012年起便开始为取得“奔富”商标奔波,先后提交了商标撤销及商标无效申请,主张“奔富”商标注册人恶意注册商标未进行使用,但截至目前, 奔富”商标之争至此仍未取得最终结果,而且越来越复杂。富邑集团如果实在打不赢,也许就像当年的卡斯特之争,法国公司维权无果,最终不得不改名为“卡思黛乐”一样。



同样的,美国New Balance公司(以下简称NB公司)也在商标路上狠狠栽了一个跟头。该司于上世纪90年代进入中国市场,当时的译名为“纽巴伦”,但“纽巴伦”商标后被其当时在中国的生产商在先注册,于是就开始使用“新百伦”这个名称。2008年,周乐伦获准注册“新百伦”商标并于2011年提起侵权诉讼。2015年4月24日,广州市中级人民法院一审判决NB公司在中国的关联公司——新百伦贸易(中国)有限公司构成对他人商标专用权的侵犯,须赔偿对方9800万元。后新百伦公司提起上诉,二审判决结果与一审判决比较,最大的变化是赔偿额由9800万元减到500万元,但是美国NB公司商标侵权的事实判定从未改变。


此外,中国著名商标在海外被抢注的例子也是比比皆是。



由于缺乏商标保护意识,联想公司的原先品牌“LEGEND”在欧洲及美国都被他人抢注,为了开启海外市场,联想公司不得不启动新品牌“Lenovo”。


“同仁堂”商标在日本遭遇抢注


大白兔奶糖商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国和英国被进行商标抢注


以上种种教训,无不说明了商标维权之路道阻且长,有时甚至是无路可走。当企业商标权益遭受侵害,增加经营风险及维权成本不说,也浪费了国家的行政资源与司法资源。而能够在硝烟迭起的商标抢注中幸免的最简单办法便是早早的进行商标注册。最后必须再次强调的是商标不是在先使用了,权利就自然归你,而是必须依法注册成功,商标权才是你的,才能画一个保护圈,你在保护圈中受益,人家在保护圈外不得侵犯你。

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